無効の抗弁（特許法104条の3）と訂正の再抗弁

平成16年の特許法改正で特許法104条の3の無効の抗弁の規定が導入された。以前は、特許侵害訴訟では被告は特許権の無効を主張することができず、特許庁の無効審判請求によって特許無効を主張する必要があった。しかし、同条によって、侵害事件を扱う裁判所も、権利行使されようとする特許が無効理由を有しているか判断できることとなった。判決の効力は当事者間での相対的効力で、特許自体を対世的に無効にするものではないが、裁判所が当該事件において特許の有効・無効と侵害・非侵害の両方を判断して、的確な事件処理ができるようになった。

侵害事件で被告が原告の特許に対し引用例を示して無効の抗弁を主張した場合、特許権者は特許請求の範囲の記載を訂正して、訂正の再抗弁で対抗することが可能である。その場合、（i）訂正審判あるいは無効審判における訂正請求をしていること、（ii）訂正によって無効理由が解消されること、（iii）訂正後のクレームによっても侵害であること、が必要である。

特許権者が侵害訴訟を起こすと、相手方は無効理由となる公知技術を調査するので、特許権者の予想しない無効理由が訴訟提起後に持ち出されることはよくあることである。特許権者が、相手方の見つけ出した無効理由の公知技術を知ったうえで特許請求の範囲を訂正して訂正の再抗弁ができるというわが国の実務は、他の国にはない制度で、特許権者にとって有利な制度である。特許法104条の3が立法され、裁判所が特許無効の判断をするので、特許権者は裁判を起こさなくなったなどといわれることがあるが、訂正の再抗弁を行使することができるケースであれば、特許法104条の3の無効の抗弁の存在はなんらの脅威でもない。訂正の再抗弁もできないような特許は、もともと特許されるべきでない特許であったに過ぎない。特許法104条の3の規定はわが国の特許裁判にとって必要不可欠の制度である。